Er zijn vier soorten inbreuk waartegen de merkhouder kan optreden.
Hetzelfde merk wordt gebruikt voor dezelfde producten
Dit is het klassieke voorbeeld van merkenpiraterij. Dan is sprake van inbreuk tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. Zie daarvoor de algemene pagina over merkenrecht.
Hetzelfde merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of overeenstemmende producten
In dit geval staan steeds twee merken naast elkaar. Er is slechts sprake van inbreuk als door het gebruik van het merk voor de betreffende waren gevaar is voor verwarring bij het publiek.
Vergelijking van de waren en diensten
Als je een merk inschrijft moet je kiezen voor een bepaald pakket aan waren en diensten (bijvoorbeeld kleding of zuivelproducten). Als de betrokken merken voor dezelfde waren of diensten worden gebruikt, is er sneller sprake van verwarringsgevaar. Alleen overeenstemming van waren en diensten is echter nog niet voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen, daarvoor moeten de merken zelf ook vergelijkbaar zijn.
Vergelijking van de tekens
Bij de vergelijking van de tekens wordt gelet op drie aspecten van het merk: visuele gelijkenis: lijkt het ene plaatje op het andere plaatje? auditieve gelijkenis: klinken de merken hetzelfde als ze uitgesproken worden? begripsmatige gelijkenis: hebben de merken een vergelijkbare betekenis? Het gaat bij de vergelijking om de totaalindruk van de tekens, waarbij ook rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden. In sommige gevallen is één letter verschil al voldoende om een woordmerk niet visueel gelijk te oordelen.
Verwarringsgevaar
Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan denken dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, relevante omstandigheden daarbij kunnen bijvoorbeeld zijn; de doelgroep van de betreffende producten en de vraag of sprake is van concurrentie tussen de merken. Er is eerder sprake van verwarringsgevaar wanneer het merk een sterk onderscheidend vermogen heeft (zie hieronder).
Hetzelfde merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor andere producten
In deze situatie is er slechts inbreuk wanneer het gaat om een bekend merk binnen de Benelux en er door het gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Er is sprake van een bekend merk als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden producten bestemd zijn. Het is moeilijk om hiervoor specifieke richtlijnen te geven. In principe kan bekendheid in één van de Beneluxlanden voldoende zijn. Relevante omstandigheden zijn het marktaandeel van het merk, de duur en de intensiteit van het gebruik ervan en de omvang van de investeringen die door de onderneming verricht zijn om het merk bekendheid te geven. (Over onderscheidend vermogen: zie hieronder.)
Hetzelfde merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.
Dit is het geval wanneer een merk bijvoorbeeld wordt gebruikt als handelsnaam, domeinnaam of in andere context. Ook hier moet sprake zijn van gebruik zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Onderscheidend vermogen
Onderscheidend vermogen is een belangrijk aspect van een merk. Hoe meer onderscheidend vermogen een merk heeft, hoe sterker het is en hoe groter de beschermingsomvang zal zijn. Een zelf verzonnen woord zonder betekenis (zoals Schweppes) heeft een sterker onderscheidend vermogen dan een meer voor de hand liggend merk dat bestaat uit bestaande woorden (Coffee Company). Een zeer bekend merk, zoals Micosoft of Coca Cola, heeft ook meer onderscheidend vermogen dan een onbekend merk. Het onderscheidend vermogen van een merk is ook van belang bij de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Er is namelijk eerder sprake van verwarringsgevaar als het merk een sterk onderscheidend vermogen heeft, er wordt dan wel gesproken van een ‘sterk merk’.
Mag ik een merknaam gebruiken bij de promotie van mijn winkel?
SOLV Advocaten heeft een en ander uitgelegd in een kort filmpje.